滬公網安備 31011502019128號
權利要求修改超范圍的認定
裁判要旨
專利無效宣告程序中，修改方式作為手段，應當著眼于實現對權利要求書的修改滿足不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍以及不得擴大原專利的保護范圍兩大法律標準的立法目的，兼顧行政審查行為的效率與公平保護專利權人的貢獻，而不宜對具體修改方式作出過于嚴格的限制，否則將使得對修改方式的限制純粹成為對專利權人權利要求撰寫不當的懲罰。當權利要求的修改系將從屬權利要求的全部或部分附加技術特征補入其所引用的獨立權利要求時，判斷修改后的獨立權利要求是否擴大了原專利的保護范圍，應以作為修改對象的原專利的獨立權利要求的保護范圍為基準。
案 號
一審：（2016）京73行初5802號
二審：（2019）最高法知行終19號
案 情
原告：阿爾法拉瓦爾股份有限公司（以下簡稱阿爾法拉瓦爾公司）。
被告：國家知識產權局。
第三人：SWEP國際公司。
阿爾法拉瓦爾公司系專利號為200680018368.4、名稱為“釬焊不銹鋼制品的方法和由此方法獲得的不銹鋼釬焊制品”的發明專利（以下簡稱涉案專利）的權利人。該專利申請日為2006年5月24日，優先權日為2005年5月26日，授權公告日為2010年6月16日。涉案專利的權利要求1、2、18、19、20內容如下：
“1. 一種釬焊不銹鋼制品的方法，包含：
（i）將鐵基釬焊填料物質施加至不銹鋼部件；
（ii）任選地組裝部件；
（iii）在非氧化性氣氛、還原性氣氛、真空或者它們組合中，加熱來自步驟（i）或（ii）的部件至少1000℃，且在至少1000℃的溫度加熱該部件至少15分鐘；
（iv）提供所得的釬焊區域平均硬度小于600HV1的制品；和；
（v）任選地重復步驟（i）、步驟（ii）和步驟（iii）的一步或多步。
2. 權利要求1的方法，其中通過該方法密封或填充大于76μm的接頭、孔、間隙、裂紋或裂縫。
18. 根據權利要求1或2的方法，其中，鐵基釬焊填料物質含有Si、B、P、Mn、C或者Hf的一種或者多種。
19. 根據權利要求18的方法，其中，鐵基釬焊填料物質含有9-30wt％的Cr、5-25wt％的Ni，以及0-25wt％的Si、0-6wt％的B、0-15wt％的P、0-8wt％的Mn、0-2wt％的C和0-15wt％的Hf中的至少一種。
20. 根據權利要求19的方法，其中，鐵基釬焊填料物質至少包含40wt％的Fe，14-21wt％的Cr、5-21wt％的Ni、6-15wt％的Si和 0.2-1.5wt％的B。”
針對涉案專利，SWEP國際公司于2014年5月向國家知識產權局提出了無效宣告請求，主要理由包括權利要求不符合專利法第二十六條第四款、第三十三條等。在無效程序中，阿爾法拉瓦爾公司提交了經過修改的權利要求書，將從屬權利要求2和20的附加技術特征加入到權利要求1中，刪除權利要求18-22并調整了引用關系。修改后的權利要求1為：
“ 1.一種釬焊不銹鋼制品的方法，包含：
（i）將鐵基釬焊填料物質施加至不銹鋼部件，其中，鐵基釬焊填料物質至少包含40wt％的Fe，14-21wt％的Cr、5-21wt％的Ni、6-15wt％的Si和0.2-1.5wt％的B；
（ii）任選地組裝部件；
（iii）在非氧化性氣氛、還原性氣氛、真空或者它們組合中，加熱來自步驟（i）或（ii）的部件至少1000℃，且在至少1000℃的溫度加熱該部件至少15分鐘；
（iv）提供所得的釬焊區域平均硬度小于600HV1的制品；和
（v）任選地重復步驟（i）、步驟（ii）和步驟（iii）的一步或多步，其中通過該方法密封或填充大于76μm的接頭、孔、間隙、裂紋或裂縫。”
針對阿爾法拉瓦爾公司的修改，SWEP國際公司認為，修改后的權利要求1擴大了原專利保護范圍，不應被接受。
國家知識產權局于2016年8月3日作出第29765號無效宣告請求審查決定（以下簡稱被訴決定），宣告涉案專利全部無效。國家知識產權局認為：阿爾法拉瓦爾公司提交的修改后的權利要求書，將原從屬權利要求2和從屬權利要求20的特征加入到原權利要求1中作為新的獨立權利要求。由于權利要求2為權利要求1的從屬權利要求，權利要求20為權利要求19的從屬權利要求，權利要求19為權利要求18的從屬權利要求，權利要求18為權利要求1或2的從屬權利要求，即當權利要求18引用權利要求1時，權利要求20的技術方案應該包括權利要求1、18、19、20的全部技術特征，而當權利要求18引用權利要求2時，權利要求20的技術方案應當包括權利要求1、2、18、19、20的全部技術特征。鑒于阿爾法拉瓦爾公司僅僅將權利要求20的附加技術特征加入到權利要求1或權利要求2中，故上述修改不符合2002年《專利法實施細則》第六十八條以及2010年《專利審查指南》第四部分第三章第4.6.2節的規定，不應被接受。
審 判
阿爾法拉瓦爾公司不服被訴決定，向北京知識產權法院起訴，請求撤銷被訴決定，并責令國家知識產權局重新作出無效宣告請求審查決定。其主要理由為：無效宣告程序中權利要求1的修改方式屬于刪除并列技術方案，應予接受。修改后的權利要求1沒有超出原始申請的范圍，也沒有擴大專利權的保護范圍，應予接受。北京知識產權法院經審理維持了被訴決定，駁回了阿爾法拉瓦爾公司的訴訟請求。
阿爾法拉瓦爾公司不服，向最高人民法院提起上訴。其上訴請求為：撤銷一審判決和被訴決定，并判令國家知識產權局重新作出無效宣告請求審查決定。其事實和理由為：（一）阿爾法拉瓦爾公司對權利要求的修改方式屬于刪除并列技術方案，應予接受。1.在專利無效行政程序中，對權利要求的修改方式并不限于2010年《專利審查指南》中規定的三種方式，該指南并未完全排除存在其他修改方式的可能性。修改后的權利要求是對授權權利要求1的進一步限定，修改方式應予接受。2.2017年《專利審查指南》對無效宣告程序中權利要求的修改方式進行了修改，根據該指南，權利要求修改的方式包括對權利要求的刪除、技術方案的刪除、權利要求的進一步限定、明顯錯誤的修正。本案中，修改后的權利要求1可以視為將授權權利要求2和20的技術特征補入權利要求1以縮小保護范圍，屬于對權利要求的進一步限定，應予接受。
（二）阿爾法拉瓦爾公司對權利要求1的修改沒有擴大原專利的保護范圍。
在權利要求20中，當滿足“0-25％的Si”“0-6wt％的B”時，即滿足了“至少一種”的要求，此時，即使含有16wt％的P，也符合權利要求的記載。
2.說明書和附圖可以用于解釋權利要求的內容。本專利說明書第[0047]段記載了專利權人意圖披露的釬焊填料組分和含量，其中公開了“至少包含以重量計40%的Fe、14-21%的Cr、5-21%的Ni、6-15%的Si、0.2-1.5%的B，和作為替代物的余量的其他元素”。可見，說明書明確記載了包含一定含量的Fe、Cr、Ni、Si、B的釬焊填料，其它元素可以存在或不存在；當存在時，含量沒有限制。上述內容表明說明書并不要求包含P、Mn、C、Hf四種元素時，每種元素的含量應符合所述數值限制。
3.最高法院（2014）行提字第17號行政判決確立了對權利要求的解釋采取最大合理解釋原則，即基于權利要求的文字記載，結合對說明書的理解，對權利要求作出最廣義的合理解釋，本案應遵循這一原則。綜上，本專利的修改方式應予接受，修改的權利要求沒有擴大原專利的保護范圍。
最高法院二審認為：
（一）關于修改方式。雖然被訴決定依據的2010年《專利審查指南》規定無效宣告程序中對權利要求的修改方式一般限于對權利要求的刪除、合并和技術方案的刪除三種方式，但是并未完全排除存在其他修改方式的可能性。特別是，2017年《專利審查指南》已經將無效宣告程序中的修改方式擴展到包括對權利要求的刪除、技術方案的刪除、權利要求的進一步限定、明顯錯誤的修正等四種基本修改方式。當權利要求書的修改滿足未超出原說明書和權利要求書記載的范圍以及未擴大原專利的保護范圍兩大法律標準的前提下，此種修改應被接受。本案中，阿爾法拉瓦爾公司的修改方式，系將從屬權利要求2和權利要求20的技術特征進一步限定至授權權利要求1中，屬于對權利要求的進一步限定，該修改方式應被接受。
（二）關于修改范圍。專利授權后對社會公眾具有公示作用，社會公眾的信賴利益通常建立在保護范圍最大的獨立權利要求上，并據此預測和評價自身行為的合法性。本案中，阿爾法拉瓦爾公司將從屬權利要求2、20的附加技術特征加入至授權權利要求1中，是對授權權利要求1的進一步限定，并未擴大授權權利要求1的保護范圍，符合法律的規定。
據此，最高法院判決：撤銷原審判決，撤銷被訴決定，由國家知識產權局重新作出無效宣告請求審查決定。
評 析
我國專利法賦予專利權人可以在授權確權程序中對專利文件進行修改，實踐中專利權人為克服專利存在的缺陷而修改權利要求也較為常見。雖然專利法及《專利法實施細則》對權利要求修改的時間節點、程序設計、實體要求均作出了較為具體的規定，但是在專利審查及司法實踐中，對于權利要求修改方式的寬嚴尺度、修改是否擴大了原專利保護范圍的具體認定等問題仍有模糊之處，存在不同認識。因此，明確權利要求的修改標準和比對基準就顯得格外重要。
本案是關于無效程序中權利要求修改是否超范圍的典型案例，涉及無效程序中權利要求的修改方式以及不得擴大原專利保護范圍的比對基準兩方面問題，均是當前司法認定中的熱點和難點。
一、權利要求修改的基本價值及要求
德國著名哲學家亞瑟·叔本華曾就思想與語言表達的關系作了精妙的論述：思想的生命延續到語言表達時為止，一旦用語言表達出來，思想也就僵化了。[①]叔本華意在強調語言精準表達對于寫作的重要性，要避免錯誤表達和歧義表達。其實，上述觀點同樣適用于專利領域。相比于寫作，專利文獻對于文字表達的準確性要求更為嚴格。作為技術方案載體的專利文獻一旦用文字方式固定下來，技術方案也就確定了，這是專利以公開換保護的應有之義。
但是語言表達本身存在多義甚至歧義等局限，尤其要將技術方案通過語言精準表達并不容易。可以說，無論是語言表達的準確性，還是專利權人的認知能力，都會存在局限性，尤其是對于現有技術以及發明創造等的認知局限。[②]在專利無效程序中，這種局限性往往會使其成為無效宣告請求人的標靶。基于此，專利法賦予專利權人可以在無效程序中對專利文件進行修改的權利。2002年《專利法實施細則》第六十八條第一款規定：“在無效宣告請求的審查過程中，發明或者實用新型專利的專利權人可以修改權利要求書，但是不得擴大原專利的保護范圍。”一方面，為保護專利權人的發明創造和技術貢獻，應當允許專利權人對專利文件進行適當修改。另一方面，雖然允許專利權人對專利文件做適當修改，但是基于專利的公示效力及社會公眾對此產生的信賴利益，又要避免專利權人利用修改的機會將專利申請時未完成或者未預見的技術內容補充到專利文件中。因此，為了平衡專利權人與社會公眾之間的利益，審查指南規定權利人可以在無效程序中對權利要求進行修改，但必須受到一定限制，包括不得改變原權利要求的主題名稱、不得擴大原專利的保護范圍、不得超出原權利要求書和說明書記載的范圍、不得增加未包含在授權的權利要求中的技術特征等。尤其將對權利要求的修改不得擴大原專利保護范圍作為修改后的專利文件能否被接受的重要標準，而這也是本案審理的關鍵所在。通常情況下，對權利要求的任何修改都將使得專利的保護范圍發生變化，判斷這種修改是否擴大了原專利的保護范圍，應當結合案件的具體情況，從修改方式和修改范圍兩個方面進行把握。
二、關于權利要求的修改方式
關于權利要求的修改方式，專利法及其實施細則并未作出具體規定，只有《專利審查指南》作出了規范。2010年《專利審查指南》規定，無效程序中對權利要求的修改一般限于權利要求的刪除、合并和技術方案的刪除三種方式。2017年修訂的《專利審查指南》則進一步放寬，在維持原權利要求的刪除、技術方案的刪除的基礎上，增加了權利要求的進一步限定、明顯錯誤的修正兩種修改方式。顯然，《專利審查指南》對于修改方式的要求已呈現出由嚴格不斷趨于寬松的趨勢，這是專利行政機關在聽取行業需求和業界呼聲背景下作出的積極回應。
實際上，雖然2010年《專利審查指南》規定對于權利要求的修改一般限于三種方式，但這僅僅規定的是“一般限于”，并未完全排除存在其他修改方式的可能性。因為修改方式作為手段，應當著眼于修改的立法目的——只要這種修改沒有超出原說明書和權利要求書記載的范圍、沒有擴大原專利的保護范圍，則對其具體修改方式不應作出過于嚴格的限制，否則正如二審判決所言，“將使得對修改方式的限制，成為一種對專利權人權利要求撰寫不當的懲罰”，使得對權利人的保護與其技術貢獻不相適應，必將極大地挫傷權利人創新的動力和積極性。其實，早在2011年，最高法院就曾在個案中指出專利行政機關對無效過程中權利要求修改方式的要求過于嚴格。[③]國家知識產權局在2014年專利復審無效十大案例中亦對審查指南規定的修改方式作出了澄清，并表示放寬修改方式更能體現專利制度鼓勵發明創造的立法本意。[④]可見，無論是制度規定還是審查實踐，都未完全排除存在其他修改方式的可能性。
以本案為例，阿爾法拉瓦爾公司對權利要求的修改，系將從屬權利要求2和從屬權利要求20的技術特征加入原權利要求1中作為新的獨立權利要求，新的獨立權利要求由于增加了新的技術特征，相比原權利要求1必然保護范圍更小、限定更多，屬于新指南所規定的“對權利要求的進一步限定”的修改方式。雖然這種修改方式不屬于2010年《專利審查指南》限定的三種方式，但如前所述，由于該指南也并未完全排除其他修改方式，特別是考慮到新的指南已經逐步放寬了對權利要求的修改方式，涉案專利對權利要求的進一步限定符合當前指南修改的精神和趨勢。因此，被訴決定僅僅以對權利要求的修改不符合2010年《專利審查指南》的三種修改方式而不予接受此種修改，有違立法的精神。
三、關于權利要求修改不得擴大原專利保護范圍的比對基準
2002年《專利法實施細則》第六十八條規定無效程序中權利要求的修改不得擴大原專利的保護范圍，該條款中“原專利”這一表述較為籠統，如何確定比對的基準是解決修改是否超范圍這一問題的前提和條件。當權利要求的修改系將從屬權利要求的全部或部分附加技術特征加入其所引用的獨立權利要求時，判斷修改后的獨立權利要求是否擴大了原專利的保護范圍，究竟是以保護范圍較小的從屬權利要求為比對基準，還是以保護范圍較大的獨立權利要求為比對基準，這個問題是本案審理的關鍵，也是雙方當事人的重要分歧點。如果以獨立權利要求為比對基準，則此種修改屬于進一步限定，通常不會超出原專利的保護范圍；如果以從屬權利要求為比對基準，則對權利要求的修改提出了極為嚴格的限制，并可能導致修改后的權利要求超出從屬權利要求的范圍。以本案為例，如果以原權利要求1為比對基準，則阿爾法拉瓦爾公司的修改屬于對原權利要求1的進一步限定，并未擴大原權利要求1的保護范圍。如果以權利要求19為比對基準，則須將權利要求2、17、18、19的全部技術特征限定到原權利要求1中才符合修改要求。
該問題的解決思路應當回歸到權利要求修改的價值及社會公眾的行為預期，因為專利一旦獲得授權即具有公示效力，社會公眾會據此預測和評價自身行為的合法性，而其評價標準往往會建立在保護范圍最大的獨立權利要求上，而不是某個具體從屬權利要求。當權利人將從屬權利要求的附加技術特征加入到獨立權利要求時，由于獨立權利要求增加了新的技術特征，保護范圍相較于原來必定會縮小。此時，這種修改既不會損害原專利的公示效力，也不會影響社會公眾基于原專利而產生的信賴利益，同時也有助于保護發明人的利益，推動全社會的創新動力。基于此，本案明確指出應以作為修改對象的原專利獨立權利要求的保護范圍為比對基準。即，應當將修改后的獨立權利要求與原專利保護范圍最大的獨立權利要求進行比較，而非與原專利保護范圍較小的從屬權利要求進行比較。